補正についての留意点(シフト補正)

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1.シフト補正の禁止とは?

平成18年特許法改正により、平成19年4月1日以降の出願については、いわゆる「シフト補正」を行うことができなくなりました。

拒絶理由通知後に補正により発明を追加する場合、以下の(1)又は(2)のいずれかを満たす必要があります。

(1) 請求項に最初に記載された特別な技術的特徴を有する発明

補正により追加しようとする発明が、この要件を具備するか否かは以下のように決定されます。

<STEP1>  請求項1の発明特定事項を全て含み、かつ、同一カテゴリーである発明を対象として、請求項1から順に、特別な技術的特徴が存在するかどうかを判断します。

<STEP2>  最初に認められた特別な技術的特徴が、『請求項に最初に記載された特別な技術的特徴』として決定されます。

<STEP3>  『請求項に最初に記載された特別な技術的特徴』と同一または対応する特別な技術的特徴を有する発明は、補正要件(特許法第17条の2第4項)を満たす。

(2) 請求項に最初に記載された特別な技術的特徴を有する発明とまとめて審査を行うことが効率的である発明

『まとめて審査を行うことが効率的である発明』には、例えば、以下の発明が含まれます。

①-1 請求項1に記載された発明の発明特定事項を全て含み、かつ、同一カテゴリーである発明であって、請求項1に記載された発明が解決しようとする課題と補正により追加される発明が解決しようとする課題の関連性が低くない発明

①-2 請求項1に記載された発明の発明特定事項を全て含み、かつ、同一カテゴリーである発明であって、請求項1に記載された発明の技術的特徴と補正により追加される発明の技術的特徴との技術的関連性が低くない発明

② 請求項に最初に記載された特別な技術的特徴と同一または対応する特別な技術的特徴を有する発明に関する請求項についての先行技術調査に加えて、実質的に追加的な先行技術調査が不要な発明

上記(1)及び(2)に該当しない補正は、「シフト補正」と呼ばれ、拒絶理由通知において特許法第17条の2第4項により補正要件違反が指摘されます。

※ 「特別な技術的特徴」とは、、先行技術等に記載されていない技術的特長であって、発明の先行技術に対する貢献を明示する、同一の又は対応する特別な技術的特徴をいいます。ここで、「先行技術に記載」されたとは、先行技術にそのまま記載されている場合の他、先行技術に対する周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではない場合、及び、先行技術に対する単なる設計変更である場合も含まれます。

2.シフト補正の例

(1) 請求項に最初に記載された特別な技術的特徴を有する発明の例

【請求項1】 超電導コイルを冷媒に浸漬して冷却する超電導コイルの冷却方法
【請求項2】 前記冷媒は液体ヘリウムである請求項1に記載の超電導コイルの冷却方法
【請求項3】 更に冷凍機を用いて超電導コイルを冷却する請求項1又は請求項2に記載超電導コイルの冷却方法

請求項1は先行技術に記載されています。請求項2は先行技術等に記載されていません。

このケースで、請求項2の『冷媒を液体ヘリウムとすること』は先行技術等に記載されてない特別な技術的特徴として認められた場合、「冷媒が液体ヘリウム」である範囲内でのみ、補正による発明の追加が認められます。よって、他の冷媒を使用する方法や、冷媒を特定しない方法(例えば、請求項1を引用する請求項3記載の方法:冷凍機を用いて超電導コイルを冷却する、超電導コイルを冷媒に浸漬して冷却する超電導コイルの冷却方法)については、本願において補正により追加して審査を受けることはできません。

(2) 請求項に最初に記載された特別な技術的特徴※を有する発明とまとめて審査を行うことが効率的である発明の例

【請求項1】 花蕾を有する花蕾球を含むブロッコリ植物であって、花蕾球上の花蕾の黄化率が平均15%未満であり、かつ、花蕾球上の少なくとも50%の花蕾が他の花蕾に接触していないブロッコリ植物
【請求項2】 前記花蕾球が少なくとも6の分離した花蕾を有する請求項1記載のブロッコリ植物
【請求項3】 花蕾が少なくとも10cmの平均長を有する請求項1記載のブロッコリ植物
【請求項4】 請求項1記載のブロッコリ植物を生成することができる種子
【請求項5】 材料Xからなる容器で包装された、請求項1記載のブロッコリ植物

請求項1、2が先行技術に記載されています。請求項3は先行技術に記載されていません。

請求項3の花蕾を少なくとも10cmの平均長とすることが先行技術等に記載されていない特別な技術的特徴として認められた場合、(1)により、「花蕾を少なくとも10cmの平均長」である範囲内で補正による発明の追加が認められます。

また、例えば、請求項4を追加する補正を行う場合、そのような発明は請求項1に係る発明特定事項を全て含み、実質的に追加的な先行技術調査なく審査を行うことができるため、補正により追加することが認められ、本願において審査を受けることができます。

一方で、請求項5を追加する補正を行う場合は、技術的関連性が低く、また「材料Xからなる容器」が周知技術でなく実質的に追加的な先行技術調査が必要なため、補正により追加することが認められません。

3.シフト補正への対応

出願審査請求時における請求項の見直し

シフト補正の禁止は、拒絶理由通知後の補正に適用されます。出願審査請求後は、予測できない時期に拒絶理由が通知される可能性があります。よって、出願審査請求の機会に請求項に記載した発明の順番が審査を希望される発明の順となっているか否かにつき御確認頂くことをお勧めしております。出願審査請求時点で請求項に記載された発明の順番が重要な(審査を希望する)発明の順となっていない場合には、出願審査請求と併せて手続補正を行い、より重要な発明を『請求項に最初に記載された特別な技術的特徴』を有する発明とすることができます。

分割出願の利用

シフト補正となるため追加できない発明については、分割出願を行うことにより審査を受けることができます。